Nueva Ley de Propiedad Industrial – Marcas Comerciales
La ley 19.039 de Propiedad Industrial ha sido objeto de importantes modificaciones mediante una ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional y publicada como ley de la República. Su entrada en vigencia se estima para fines del año 2021 o inicios del año 2022, cuando se dicte el Reglamento de ejecución de la ley.
En HERMES PI te informamos cuáles son las principales modificaciones introducidas a la ley en vigencia en lo que se refiere a las marcas comerciales.
1. Se regula por primera vez en Chile la caducidad de registro por falta de uso de una marca comercial.
La ley modificatoria establece que quien detente un interés legítimo podrá solicitar la caducidad del registro de una marca cuando ésta no es usada real y efectivamente dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, durante el plazo de 5 años desde su registro; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo. Respecto de las marcas actualmente registradas, o que se registren antes de la entrada en vigencia de las modificaciones legales aquí explicadas, el referido plazo de 5 años se contabilizará a contar de su próxima renovación.
Es el titular de la marca registrada quien deberá probar su uso efectivo en el territorio nacional. Si no acredita el uso de la marca, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso.
La nueva ley también permite que podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad u oposición en base a una marca registrada con anterioridad que no esté en uso. Es decir, si la marca que fundamenta la oposición o la nulidad no se ha usado por más de 5 años, el demandado por nulidad u oposición podrá solicitar la caducidad de esa marca.
La caducidad puede ser total o parcial. Si es parcial, el registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios efectivamente usados.
2. La nueva ley tipifica el delito de falsificación marcaria y establece una condena de pena privativa de libertad a quien falsifique una marca registrada o quien introduzca en el país objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas con el fin de comercializarlos en territorio nacional. Además, el afectado podrá solicitar que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción.
3. Se introducen nuevos tipos de marcas comerciales que se suman a las tradicionales. Entre ellas se encuentran las marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas olfativas, gustativas, gestuales táctiles y signos animados.
4. Se eliminan las marcas de establecimiento comercial y de establecimiento industrial. Las marcas de establecimiento comercial deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, mientras que las marcas de establecimiento industrial deberán renovarse como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. Las marcas de establecimiento comercial se extenderán a todo el territorio nacional. Este cambio se producirá al momento de la próxima renovación de cada registro.
5. Ya no se podrá solicitar la devolución de la tasa pagada al presentar la solicitud de registro (1 UTM), como ocurre actualmente cuando se presenta un desistimiento de la solicitud o el abandono de la misma.
La nueva ley regula expresamente las marcas colectivas y marcas de certificación, las que previamente se encontraban reguladas a través de una circular de INAPI sin rango legal
De esta manera, la Ley 19.039 de Propiedad Industrial se adecúa a los estándares internacionales, mejorando el sistema de protección y observancia de derechos de propiedad industrial sobre marcas comerciales, estableciendo procedimientos más eficientes y expeditos.